CJCE 15 octobre 2009 Marko: le consentement implicite, s’il existe, épuise les droits de PI dans l’EEE

L’entreprise Diesel est titulaire de la marque Diesel et avait comme distributeur de ses produits Distribution Italian Fashion SA (Difsa). En 1994, Difsa accorde à Flexi Casual SA, société espagnole, la distribution exclusive des produits Diesel, lui permettant de procéder à des essais commerciaux portant sur des chaussures Diesel en Espagne, au Portugal et en Andorre afin de « définir de façon fiable les besoins du marché ».

En 1997, un administrateur de Flexi Casual SA accorde à Cosmos World SL (Cosmos) une licence de production de produits Diesel, qui a donc commercialisé les produits sans l’accord exprès de Flexi Casual SA. En 1999, Marko vend des chaussures de la marque Diesel, acquises par deux entreprises espagnoles auprès de Cosmos. Diesel lui indique en octobre qu’elle n’a pas donné son accord pour qu’elle commercialise Diesel, et engage une action pour atteinte à son droit de propriété intellecutelle. Marko est condamnée en première instance et en appel.

En cassation, Marko fait valoir que les droits de Diesel étaient épuisés du fait de la commercialisation par Cosmos avec le consentement de Diesel. La cour suprême néerlandaise pose à la CJCE la question suivante: lorsque des produits revêtus d’une marque ont d’abord été mis dans le commerce dans l’EEE par un opérateur autre que le détenteur de la marque et sans son consentement exprès, doit-on se référer, pour apprécier s’il y a eu consentement implicite du détenteur de la marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, aux mêmes critères que ceux qui ont été définis pour le cas où ces produits ont antérieurement été mis dans le commerce par le détenteur de la marque ou avec son consentement en dehors de l’EEE?

La CJCE répond par l‘arrêt C- 324/08 du 15 octobre 2009 Marko, que le consentement peut être implicite au sens de l’article 7, paragraphe 1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, à condition qu’il « résulte d’éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif », reprenant les critères énoncés dans l’arrêt Davidoff, ceux-ci ayant une portée générale (points 27 et 28 de l’arrêt), et précisant que la circonstance -qui n’épuise pas le droit (point 31 de l’arrêt)- de la commercialisation hors EEE, n’a aucune incidence sur l’appréciation du consentement, condition de l’épuisement (point 33 de l’arrêt).

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